O uso indevido de nome comercial por si só não é suficiente para presumir prejuízo e garantir indenização por perdas e danos. O entendimento foi firmado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso envolvendo dois colégios do Paraná. Relator do recurso, o ministro Ruy Rosado de Aguiar afirmou que é preciso considerar as peculiaridades de cada caso e verificar se a conduta atacada efetivamente gerou prejuízo ao titular do direito sobre a marca comercial.
O mais recente caso julgado pela Quarta Turma envolve o Centro Educacional La Salle Sociedade Civil Ltda., de Londrina (PR), e o Centro Educacional Senior Sociedade Civil Ltda., de Apucarana (PR). A primeira escola ajuizou ação de rito ordinário com pedido de reparação por perdas e danos contra a segunda, que utiliza-se do nome fantasia “Colégio Canadá” juntamente com o logotipo de uma maçã estilizada, símbolos que identificam o La Salle desde 1969. O La Salle vendeu as instalações do “Colégio Canadá” em Apucarana, mas seus novos proprietários mantiveram o nome.
Para o ministro Ruy Rosado de Aguiar, não se pode comparar este caso com a comercialização de produtos falsificados, cuja venda beneficia indevidamente o falsificador, em prejuízo do titular da marca, que tem seu mercado ocupado por terceiro. “No caso dos autos, não ficou de nenhum modo afirmado que o comportamento da ré teria de algum modo diminuído as rendas da autora (La Salle), ou captado eventuais alunos”, afirmou o relator, que excluiu a condenação por perdas e danos imposta ao Centro Educacional Senior.
A defesa do La Salle argumentou que, ao utilizar de forma não autorizada a sua marca, os compradores da escola praticaram concorrência desleal. Além disso, teriam causado prejuízos, “em face da confusão lançada no mercado”. O Centro Educacional Senior argumentou ser o único titular da marca nominativa “Canadá” e de seu símbolo, conforme registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Como o anterior detentor do direito ao uso (La Salle) não teria providenciado a prorrogação do registro, obteve o direito de uso exclusivo da marca em todo o País. A defesa do La Salle argumentou que o INPI já teria declarado a nulidade do registro obtido, após processo administrativo.
O juiz de primeiro grau acolheu parcialmente a ação, determinando apenas que o Centro Educacional Senior se abstivesse de usar a expressão nominativa “Colégio Canadá” e o elemento figurativo (maçã estilizada), sob pena de multa diária de R$ 292,18, em caso de transgressão. Foi negado o pedido de indenização por perdas e danos feito pelo La Salle, com base na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), pois o juiz considerou não haver provas dos alegados prejuízos.
Ambas as partes recorreram ao Tribunal de Justiça do Paraná. O TJ/PR ampliou a condenação, determinando que o Centro Educacional Senior indenizasse o La Salle por lucros cessantes. Os desembargadores entenderam que a expressão “Colégio Canadá”, que designa as escolas do La Salle há mais de 30 anos, é protegida pela Convenção de Paris, ratificada pelo artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial, independentemente de estar registrada.
Foi invocado também o fato de a mesma lei prever, como requisito do registro no INPI, a não-colidência com marca notória. Para o TJ/PR, ao adotar a expressão “Colégio Canadá” como título de estabelecimento, o Centro Educacional Senior teve intenção de utilizar-se da notoriedade e fama das instituições de ensino mantida pelo La Salle na região e com isso atrair consumidores e auferir lucros. Depois desta decisão, o Centro Educacional Senior recorreu ao Superior Tribunal de Justiça.
